Trước những xung đột này, các câu hỏi thường được đặt ra là “chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu của họ chống lại việc đăng ký tên miền hay không?”. Bài viết cung cấp góc nhìn về các chính sách khác nhau mà chủ sở hữu nhãn hiệu ở Hoa Kỳ có thể sử dụng để bảo vệ các nhãn hiệu liên quan đến tên miền của mình.
Nhãn hiệu là lĩnh vực có lịch sử phát triển rất lâu đời. Một trong những luật nhãn hiệu được biết đến sớm nhất là Luật Nhãn hiệu Bakers năm 1266 ở Anh, quy định việc sử dụng tem hoặc dấu trên ổ bánh mì. Gần 4 thế kỷ sau, vào tháng 7/1946, Tổng thống Truman ký Đạo luật Lanham, thiết lập sự bảo hộ nhãn hiệu liên bang ở Hoa Kỳ.
Khác với nhãn hiệu, tên miền có lịch sử rất ngắn (khoảng 4 thập kỷ). Tên miền được phát triển vào những năm 80 của thế kỷ trước khi internet vẫn chủ yếu là một mạng lưới nghiên cứu ở Bắc Mỹ được một nhóm chuyên gia điều hành để sử dụng trong các cộng đồng nghiên cứu và công nghiệp của họ. Tuy nhiên, cũng vì thế mà vấn đề xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền trở thành vấn đề “nóng” của nhiều quốc gia trên thế giới.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ có thể dựa vào một số quy định dưới đây để chống lại người đăng ký tên miền.
Một là, vi phạm nhãn hiệu truyền thống theo Mục 32(1) của Đạo luật Lanham. Mục 32(1) Đạo luật Lanham quy định, bất kỳ người nào cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm nhãn hiệu nếu họ(khi không có sự cho phép của người đăng ký nhãn hiệu): i) “Sử dụng trong thương mại bất kỳ sự sao chép, giả mạo, bắt chước hoặc sao chép màu của nhãn hiệu đã đăng ký liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối, hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn, hiểu lầm, hoặc lừa dối”; ii) “Sao chép, giả mạo, bắt chước hoặc sao chép màu của nhãn hiệu đã đăng ký và áp dụng việc sao chép, giả mạo, bắt chước hoặc sao chép màu đó cho nhãn, dấu hiệu, bản in, gói, bao bì, hộp đựng hoặc quảng cáo nhằm mục đích sử dụng trong hoạt động thương mại có liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn, hiểu lầm hoặc lừa dối”.
Hai là, cạnh tranh không lành mạnh theo Mục 43(a)(1) của Đạo luật Lanham. Theo đó, “bất kỳ người nào, tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho hàng hóa, sử dụng trong thương mại bất kỳ từ thuật ngữ, tên, ký hiệu hoặc thiết bị, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, hoặc bất kỳ chỉ định sai về nguồn gốc, sai hoặc nhầm lẫn mô tả thông tin, hoặc sai hoặc nhầm lẫn về đại diện thông tin, điều mà: i) Có khả năng gây nhầm lẫn, hoặc khó hiểu, hoặc lừa dối cho sự liên kết, hoặc kết nối của người đó với người khác hoặc về nguồn gốc, tài trợ hoặc phê duyệt hàng hóa, dịch vụ của họ, hoặc hoạt động thương mại của người khác, hoặc ii) Trong quảng cáo hoặc quảng cáo thương mại, trình bày sai bản chất, đặc điểm, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động thương mại của người đó hoặc của người khác sẽ chịu trách nhiệm trong một vụ kiện dân sự bởi bất kỳ người nào tin rằng mình đang hoặc có khả năng bị thiệt hại bởi hành động đó”.
Ba là, các quy định liên quan đến việc làm lu mờ nhãn hiệu theo Mục 43(c) Đạo luật Lanham. “Theo nguyên tắc công bằng, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền chống lại người khác (vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhãn hiệu của chủ sở hữu trở nên nổi tiếng) bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại với mục đích thương mại, có khả năng làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng, bất kể sự cố tình hay vô ý nhầm lẫn, sự cạnh tranh, hoặc các thiệt hại kinh tế thực tế”.
Bốn là, Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng chống nạn chiếm dụng tên miền (ACPA). ACPA quy định “cấm đăng ký, buôn bán hoặc sử dụng một tên miền tương tự gây nhầm lẫn hoặc làm lu mờ nhãn hiệu”. ACPA cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu kiện người đăng ký tên miền theo các căn cứ: i) Có dụng ý xấu nhằm kiếm lợi từ nhãn hiệu và (ii) Đăng ký, mua bán hoặc sử dụng một tên miền mà (a) trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu có khả năng phân biệt; (b) trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hoặc nhằm làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng; hoặc (c) là nhãn hiệu liên quan đến một số dấu hiệu đặc biệt nhất định được bảo hộ theo luật định… .
ACPA đã liệt kê một danh sách mở về các yếu tố mà tòa án có thể xem xét khi xác định liệu người đăng ký tên miền có dụng ý xấu nhằm thu lợi nhuận hay không, như: nhãn hiệu hoặc quyền SHTT khác của người đăng ký tên miền trong tên miền đó; liệu tên miền có chứa tên thông dụng hay pháp lý của người đăng ký hay không; việc sử dụng trước tên miền của người đăng ký liên quan đến việc chào bán hàng hoá hoặc dịch vụ một cách vô tình hay không; việc sử dụng nhãn hiệu một cách hợp lý hoặc vì mục đích phi thương mại của người đăng ký đối với nhãn hiệu trên trang web có thể truy cập bằng tên miền.
Năm là, chính sách của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của USPTO (TMEP) có các quy định hướng dẫn thẩm định viên trong quá trình thẩm định các đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa tên miền. Cụ thể, tại Điều 1209.03(m) quy định: khi một nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, hoặc nhãn hiệu chứng nhận được cấu thành từ toàn bộ hoặc một phần của một tên miền, nhưng không phải là phần đầu của một địa chỉ internet [hay “URL”] như http://www., cũng không phải là tên miền cấp cao, thì không có ý nghĩa đáng kể về chỉ dẫn nguồn gốc. Thay vào đó, những chỉ dẫn này chỉ đơn giản là chỉ dẫn mà nhà cung cấp dịch vụ internet nào cũng phải sử dụng để cấu thành một địa chỉ trên internet. Các quảng cáo cho tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ lúc nào cũng đi kèm một địa chỉ internet dẫn tới trang web của nhà quảng cáo, và người có hiểu biết trung bình với internet cũng hiểu rằng các ký tự như “http”, “www” đi kèm một tên miền cấp cao đều chỉ là một phần của một địa chỉ trên internet mà thôi.
Ngoài ra, USPTO còn quy định: “nếu một nhãn hiệu đề xuất bao gồm một thuật ngữ mô tả đơn thuần được kết hợp với một tên miền cấp cao không mang tính chỉ dẫn nguồn gốc, thì nói chung thẩm định viên phải từ chối đăng ký với cơ sở là nhãn hiệu chỉ mang tính mô tả”. Đối với những nhãn hiệu đã trở thành tên gọi chung, USPTO quy định, “một nhãn hiệu bao gồm một hay nhiều thuật ngữ đã trở nên thông dụng và kết hợp với tên miền cấp cao không mang tính chỉ dẫn nguồn gốc sẽ trở thành một tên gọi chung và không có ý nghĩa là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ”. Trên cơ sở các chính sách này của USPTO, việc đăng ký được một dấu hiệu tên miền trở thành nhãn hiệu liên bang và được ghi nhận trong Sổ đăng bạ chính quả là một thách thức thực sự.
Nguồn: http://www.taisantritue.gov.vn/
Tags: Nhãn hiệu Hoa Kỳ, tên miền tại Mỹ